Когда и зачем нужно согласие на применение товарного знака и торговых марок?
Важно. Товарный знак, торговая марка, логотип и другие средства индивидуализации продукта являются интеллектуальной собственностью. И если обозначение зарегистрировано Роспатентом, и выдано свидетельство, то использование третьими лицами для получения выгоды без разрешения правообладателя преследуется по закону.
Для маркировки производимой продукции чужим логотипом необходимо иметь согласие на его размещение от собственника. Разрешение оформляется в виде договора, вид которого зависит от индивидуальных условий для каждой ситуации.
Р.И. Ситдикова, Доктор юридических наук, профессор кафедры предпринимательского и энергетического права юридического факультета ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»; профессор кафедры гражданского права и процесса юридического института ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина»
А.А. Тюлькин, Соискатель кафедры предпринимательского и энергетического права юридического факультета ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»
«Журнал Суда по интеллектуальным правам», № 21, сентябрь 2018 г., с. 69-73
На сегодняшний день зарегистрированные товарные знаки являются эффективным инструментом для охраны интересов предпринимателей. При этом третьи лица заинтересованы в том, чтобы без разрешения правообладателей использовать эти знаки для своих целей.
В американской доктрине стала укрепляться позиция о необходимости ограничения прав на товарный знак. М. Лемли указывает, что закон о товарных знаках, предотвращающий от смешения знаков в глазах потребителей, все чаще стал применяться для запрета использования знаков независимо от того, будут ли их воспринимать ошибочно потребители и увеличатся ли расходы на поиск [1]. Этот закон теперь применяется и для пресечения случаев неконкурентного использования, а также использования, которое в большей степени информирует потребителей, чем вызывает смешение знаков [2]. При этом необходимо учитывать, что владельцы товарных знаков зачастую не имеют стимула информировать потребителей о совместимых, дополняющих или конкурирующих продуктах, в которых потребители могут также быть заинтересованы, или о негативных отзывах или сравнении цен [3].
P. Дебора отмечает, что во многих ситуациях знаки должны быть свободны для общественного использования, противоположный подход неограниченно расширяет возможность владельца знака влиять на несанкционированное использование [4].
Указанные замечания обоснованы и должны учитываться при правовом регулировании отношений по использованию товарных знаков в России. Монополия правообладателя не может быть беспредельной, действие исключительного права должно быть соответствующим образом ограничено для максимального удовлетворения интересов правообладателя, его конкурентов и потребителей.
Р.И. Ситдикова применительно к авторскому праву указывает, что «ограничения авторских прав, в отличие от ст. 10 ГК РФ, не запрещают какие-либо действия авторов, а разрешают иным лицам совершать определенные действия без разрешения автора. Эти действия состоят в использовании произведения, т.е. в осуществлении действий, входящих в состав исключительного авторского права. Для самого автора ограничение выражается в невозможности запретить такое использование, если оно осуществляется в соответствии с правилами, установленными законом» [5]. Ограничения являются «изъятиями из прав автора» [6]. Таким образом, ограничение исключительного права может выражаться в возможности третьих лиц использовать объект интеллектуальной собственности, в том числе и товарных знаков, без разрешения правообладателя. В этом случае происходит сужение правомочия требования, что выражается в лишении правообладателя возможности запретить третьим лицам совершать установленные в законе действия в отношении принадлежащего ему товарного знака.
На основании данных положений следует рассмотреть вопрос о том, возможно ли считать правомерным использование чужого товарного знака для индивидуализации товаров, работ или услуг третьего лица в целях реализации интересов потребителей.
Обращаясь к зарубежному опыту, следует упомянуть п. «C» §. 1 ст. 6 Директивы № 2008/95/ЕС, в котором указано, что право, предоставляемое товарным знаком, не позволяет его обладателю запрещать третьему лицу использование в деловом обороте знака, когда он необходим для указания назначения товара или услуги, в частности, в качестве комплектующих или запасных частей. Данная норма является обоснованной и может быть использована на практике. Необходимость ее вызвана тем, что чужой охраняемый товарный знак позволяет наиболее эффективно сообщить о своих товарах или услугах, связанных с индивидуализируемыми товарами. Потребители, в свою очередь, смогут быстро получить такую информацию.
Этот вопрос рассмотрим, ориентируясь на наиболее распространенные способы осуществления исключительного права.
1. Обоснованность использования чужого товарного знака для того, чтобы сообщить о назначении своих товаров, можно проиллюстрировать на следующем примере. Суд признал нарушением прав на товарный знак продажу чернил и перезаправляемых картриджей для принтеров, при использовании на упаковках данных товаров товарного знака истца EPSON. Довод ответчика о том, что использованное им обозначение имеет информационную направленность о совместимости реализуемой им продукции и продукции правообладателя, был отклонен на основании того, что слово EPSON само по себе не несет никакой технической информации, поскольку модели принтеров имеют конкретные буквенно-цифровые обозначения. Однако при поиске нужной продукции потребители, в первую очередь, ориентируются на товарный знак, а не на буквенно-цифровые обозначения, поскольку товарный знак является более информативным, заметным и запоминающимся. Следовательно, если потребители не воспринимают реализуемую ответчиком продукцию как производимую с одобрения и под контролем истца, использование товарного знака представляется допустимым. Подобный подход позволит максимально эффективно использовать охраняемые товарные знаки не только правообладателем, но и иными лицами. Кроме того, потребители получат информацию об имеющихся альтернативах продукции правообладателя, которые могут их удовлетворить в большей степени.
2. Необходимость сообщить о назначении своих работ или услуг возникает, когда эти работы или услуги связаны с товарами, маркированными чужими товарными знаками. При этом работы и услуги индивидуализируется опосредованно, путем размещения обозначения на вывесках, в предложениях о выполнении работ или оказании услуг, в объявлениях, рекламе и сети «Интернет».
Так, В. Старженецкий указывает, что если лицо в своей деятельности по оказанию услуг специализируется на товарах определенных производителей, то запрет использования в рекламе товарных знаков обслуживаемой продукции сделает рекламу не только неэффективной, но и будет вводить потребителей в заблуждение, так как они не смогут отличать на рынке одни услуги от других. Это также может означать чрезмерное ограничение экономической свободы и нарушать справедливый баланс интересов правообладателей и рекламодателей [7]. Аналогичную позицию выражают Р. Попов и А. Краснов [8]. Действительно, потребителям гораздо проще ориентироваться на товарные знак, если им необходимы услуги или работы, связанные с товарами, которые маркированы этими обозначениями. В. Старженецкий, основываясь на европейской судебной практике, предлагает в учитывать, что при использовании товарного знака в рекламе не должна создаваться опасность (возможность) смешения предприятий поставщика услуг и производителя товаров, в частности, понимание того, что существуют торговые отношения между ними (принадлежность к сети продаж или какие-либо иные особые отношения между этими предприятиями). Данное замечание представляется логичным. Действительно, использование чужого товарного знака не должно ассоциироваться с действиями правообладателя. Так, Президиум ВАС РФ пришел к выводу, что отсутствует нарушение прав при использовании в рекламе товарных знаков Volkswagen, VOLKSWAGEN, VW, если потребитель воспринимает ее как рекламу автоцентра, а не производителя автомобилей. Аналогичную по содержанию позицию занимают и другие суды. В другом деле суд занял позицию, в соответствии с которой использование в рекламе чужих товарных знаков может также ввести потребителя в заблуждение относительно взаимоотношений производителя товара (фирмы AUDI, Skoda, Volkswagen, SEAT) и автосервиса, создав впечатление о том , что заявитель является официальным дилером этих фирм.
Несмотря на имеющуюся судебную практику, где допустимость использования чужого товарного знака рассматривается с позиции учета интересов потребителей, такой подход не стал повсеместным. Размещение чужих товарных знаков на вывеске для обозначения деятельности по обслуживанию товаров, маркированных этими знаками, в судебной практике зачастую рассматривается как нарушение. Примечательно, что в этих делах судами не исследовался вопрос о том, каким образом потребители воспринимают такое размещение, могут ли они быть введены в заблуждение относительно личности лица, разместившего товарный знак на вывеске. Использование чужого товарного знака на вывеске аналогично его использованию в рекламе, поэтому оно допустимо при отсутствии смешения предприятий поставщика услуг и производителя товаров.
3. Аналогичный подход следует применять для случаев использования чужих обозначений в сети «Интернет». Так, в судебной практике иногда встречается мотивировка об отсутствии нарушения, если ответчик на веб-сайте, указывая товарный знак истца, рекламировал свои услуги по ремонту машин производства истца и обеспечению их запасными частями и не представлял себя как их производителя.
Помимо того, что чужой охраняемый товарный знак позволяет указать назначение товаров, работ или услуг, с его помощью можно сообщить об их характеристиках при определенных условиях.
Такая необходимость может возникнуть, когда в состав продукта включен товар правообладателя. Например, Окружной суд США по южному округу Нью-Йорка вынес решение о допустимости использования товарного знака, которым маркируется консервированный тунец в отношении салата, в состав которого входил этот тунец. Решение было обосновано тем, что отсутствует вероятность возникновения впечатления о какой-либо взаимосвязи между производителем салатов и производителем тунца, а также тем, что в составе салата действительно присутствует продукта правообладателя. Думается, что подобный вариант использования чужого товарного знака позволит максимально эффективно проинформировать потребителей о качестве товара на основе уже имеющихся у них представлений об этом обозначении.
Также представляется возможным использование чужого товарного знака для указания характеристик товаров при перепродаже восстановленных или отремонтированных товаров. Так, к примеру, Апелляционный суд США по федеральному округу Колумбия признал законным реализацию восстановленных мячей для гольфа под оригинальным товарным знаком. Указание чужого обозначения обеспечит идентификацию первоначального источника происхождения товара. При этом необходимо оповестить потребителей о том, что товары являются не новыми, а восстановленными не зависящим от правообладателя лицом; тогда потребитель сможет оценить необходимость приобретения таких товаров. Как правило, стоимость восстановленных товаров ниже новых, поэтому потребители получат более широкие возможности для приобретения желаемой продукции по доступной цене, заранее осознавая, что она может не соответствовать новой по своему качеству. Следует подчеркнуть, что в данном случае речь идет об осуществлении деятельности лица, основанной на реализации именно товаров, а не на оказании услуг по их восстановлению.
Чужие охраняемые товарные знаки позволяют сообщить о характеристиках не только товаров, но и работ или услуг. Так, например, когда при оказании сервисных услуг по обслуживанию автомобилей применяются смазочные материалы и рабочие жидкости производителя, хорошо зарекомендовавшего себя на рынке, сервисный центр может разместить в рекламе своих услуг товарный знак соответствующего производителя. Это позволит потребителям избежать временных издержек при поиске работ или услуг с требуемыми качественными характеристиками.
Важно отметить, что подобные действия по использованию чужого товарного знака для указания назначения или характеристик товаров, работ или услуг обязательно должны сопровождаться информацией об отсутствии взаимосвязи между лицом, использующим чужое обозначение, и правообладателем. Это условие позволит предотвратить введение в заблуждение потребителей и нарушение деловой репутации правообладателя.
При допустимости использования чужого товарного знака создается ситуация, при которой лицо, не имея прав на обозначение, использует его для получения прибыли. Это лицо имеет значительную выгоду, выраженную в отсутствии материальных затрат на процедуру предоставления правовой охраны товарному знаку и на приобретение известности обозначения среди потребителей, хотя самому правообладателю это стоило значительных ресурсов. В свою очередь для правообладателя выгода от подобного использования состоит в том, что его обозначение получает распространение и приобретает узнаваемость. В итоге обеспечивается баланс интересов правообладателя и использующего его обозначение лица. Это обстоятельство позволяет избежать признания некоторых из рассмотренных случаев недобросовестной конкуренцией.
Таким образом, предложенный подход к возможности использовать чужой товарный знак без разрешения правообладателя для указания назначения или характеристик предлагаемых товаров, работ или услуг способствует сокращению издержек потребителей на поиск необходимой продукции и получению информации об имеющихся альтернативных вариантах. Кроме того, это в значительной степени способствует реализации принципа свободы экономической деятельности, что выражается в возможности использовать различные экономические ресурсы для производства товаров, выполнения работ и оказания услуг.
1Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 12апреля 2011 г. № 09АП-6159/2011-ГК по делу № А40-109143/10-51-962.
2Постановление Президиума ВАС РФ от 06апреля 2004 г. № 14685/03 по делу № А76-9599/02-46-442/33-94.
3Постановление ФАС Московского округа от 13февраля 2009 г. № КА-А40/178-09 по делу № А40-27553/08-96-130.
4Постановление ФАС Поволжского округа от 08сентября 2011 г. по делу № А65-26405/2010.
5Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 13сентября 2012 г. по делу № А28-7334/2011; Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 27января .2010 г. по делу № А53-11895/2009.
6Орешин Е.И. Указ. соч.
7Bumble Bee Seafoods, L.L.C. v. UFS Indus., 71 U.S.P.Q.2d 1684 (S.D.N.Y. 2004).
8Nitro Leisure Prods., L.L.C. v. Acushnet Co., 341 F.3d 1356, 1364-65 (Fed. Cir. 2003).
Литература
1. Lemley М.A. The Modern Lanham Act and the Death of Common Sense // Yale Law Journal. 1999. Vol. 108. P. 1694.
2. Dogan S.L., Lemley M.A. Trademarks and Consumer Search Costs on the Internet // Houston Law Review. 2004. Vol. 41. P. 6.
3. Dogan S.L., Lemley M.A. Grounding Trademark Law Through Trademark Use // Iowa Law Review. 2007. Vol. 92. P. 1700.
4. Deborah R.G. Consumer Investment in Trademarks // North Carolina Law Review. Vol. 88. No. 3. 2010. P. 446.
5. Ситдикова Р.И. Ограничения исключительных прав в механизме охраны авторских прав // Российский юридический журнал. 2013. № 1. С. 127.
6. Луткова О., Черныш Д. Конвенционное регулирование свободного использования произведений в трансграничном коммерческом обороте // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. 2011. № 12. С. 48.
7. Старженецкий В. Использование чужих товарных знаков в рекламе третьими лицами // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. 2005. № 2. С. 34.
8. Попов Р., Краснов А. О правомерном использовании чужого товарного знака в рекламе // Хозяйство и право. 2011. № 3. С. 48.
Законодательное регулирование
Права на средства индивидуализации регулируются главой 76 ГК РФ. В частности, в ст. 1488 раскрываются условия, когда правообладатель полностью отказывается от прав владения товарным знаком и передаёт их другому юридическому лицу. Такое отчуждение касается всех товаров, для обозначения которых регистрировался товарный знак, или их части, где передача прав будет являться частичной.
Независимо от полной передачи прав или их части между сторонами должен быть заключен договор с изложением условий. Он не может быть безвозмездным. Стоимость можно указать как в самом договоре, так и в приложении к нему.
Ст. 1489 ГК РФ раскрывает условия разрешения временного использования товарного знака, то есть на определённый период. Ограничений по времени использования нет (в рамках действия права на обозначение), но в лицензионном договоре должен быть отражён перечень товаров, которые будут маркироваться этим обозначением.
Правообладателю разрешено контролировать качество маркированной продукции, так как обе стороны отвечают за её потребительские свойства.
Термины и наименования
С юридической точки зрения правильным является использование терминов товарный знак
и
знак обслуживания
. Только эти понятия охраняются законодательством РФ.
Широко используемое в быту понятие торговая марка
– дословно переведенное с английского термина выражение
trade mark
, как и маркетинговый термин
бренд
, часто применяется как синоним понятий «товарный знак» и «знак обслуживания».
Организация может быть обладателем товарного знака, а также может быть лицензиатом, залогодержателем, иметь право пользования данным товарным знаком и т.п.
Кто и при каких условиях может приобрести?
Справка! Получить разрешение на использование товарного знака могут любые предприятия и индивидуальные предприниматели.
При этом в договоре должны быть обозначены следующие условия:
- Зарегистрированный в Роспатенте знак, в отношении которого составляется соглашение.
- Вид лицензии и объём передаваемых прав.
- Гарантии качества и перечень выпускаемого товара, на который будет нанесена маркировка.
- Период времени и территория реализации товара.
- Условия оплаты за использование обозначения.
Мы не рекомендуем самостоятельно оформлять документы. Экономьте время – обращайтесь к нашим юристам по телефонам:
8 (800) 302-76-94
В случае использования товарного знака без разрешения правообладателя предусмотрена гражданско-правовая ответственность (ст. 1515 ГК РФ), административная (ст. 14.10 КоАП РФ) и уголовная (ст. 180 УК РФ).
Подробная информация зарегистрированным знакам
Чтобы получить доступ к полному перечню зарегистрированных товарных знаков интересующей компании, необходимо кликнуть по интересующей группе знаков в блоке «Связанные товарные знаки» или перейти на вкладку «Тов. знаки».
Аналитика товарных знаков и марок
Кликнув на нужный товарный знак, вниманию пользователя будет представлен документ, подтверждающий эксклюзивные права на него. Документ выдан Роспатентом и содержит в себе следующую информацию:
- номер регистрации
- дата подачи заявки
- дата приоритета
- дата заявки
- дата истечения срока действия регистрации
- дата подачи заявки
- дата приоритета
- дата регистрации
- дата публикации
- изображение товарного знака
- правообладатель
- адрес для переписки
- указание цвета или цветового сочетания
- классы МКТУ и перечень товаров и/или услуг
Системой Контур.Фокус предусмотрена опция, которая позволяет выгрузить информацию в любом из доступных форматов: .xlxs, .docs, .pdf. Подобная функция нацелена на удобство пользователя при работе с полученными данными, поскольку ей будет проще обмениваться с партнёрами и использовать в дальнейшем анализе контрагента.
Выгрузка
Информация о действующих товарных знаках и марках может быть использована при всесторонней оценки деятельности интересующей компании, поскольку позволяют установить факт владения эксклюзивными права на определённые объекты. Система Контур.Фокус также позволяет пользователю получить доступ к таким возможностям как: финансовый анализ, исполнительное производство, особые реестры ФНС, банковские гарантии.
Письмо-согласие
Письмо-согласие – это подтверждение согласия правообладателя на использование товарного знака при реализации товаров (реклама, сайт, упаковка) другим индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом.
Когда письмо-разрешение нужно, а когда нет?
Такое разрешение оправдано при разовом использовании обозначения, например, размещения логотипа на личном сайте в сети Интернет. При длительном сотрудничестве надёжнее будет заключение лицензионного договора.
Размещение в Интернете
Здесь тоже все не так просто. Ситуация, когда рядовые пользователи размещают обозначение товарных знаков, законом не регламентируется. По той же логике, что и с рекламой, здесь нарушения нет ввиду отсутствия умысла пользователя на причинение вреда правообладателю. Иначе были бы сотни тысяч исков. Хотя опять-таки формально все это можно подвести под нарушение.
А вот случаи, когда товарные знаки регистрируются в качестве доменных имен, очень распространены. Это так называемые доменные споры. Суд по интеллектуальным правам однозначно высказался по этому поводу, что прав всегда владелец товарного знака. Поэтому даже если некий пользователь ранее зарегистрировал сайт, к примеру, www.cocacola.ru, ему придется сменить название и, вероятнее всего, уплатить компенсацию. По этому поводу можно вспомнить один из первых случаев: дело Майка Ро Софта против корпорации Microsoft.
Как оформить соглашение на краткосрочное пользование?
Избежать вероятности получения претензии или иска от правообладателя поможет документально оформленное соглашение между сторонами.
Как договориться с правообладателем?
На имя и в адрес правообладателя необходимо направить письменный запрос о возможности предоставления прав на использование товарного знака и дождаться ответа.
Основания для получения
Важно. Основанием получения разрешения на использование чужого логотипа выступает необходимость его краткосрочного применения.
Лицо, запрашивающее разрешение, должно действовать от имени юридического лица или в качестве индивидуального предпринимателя.
Особенности документа
Письмо-согласие должно быть оформлено на фирменном бланке организации с указанием регистрационных данных обозначения, перечня товаров и услуг, которые будут им маркироваться, реквизитов обеих сторон и подписью лица, дающего согласие. Помимо этого стоит указать безвозмездность данного соглашения или размер вознаграждения, а также срок действия предоставления права использования товарного знака, не выходящего за рамки исключительного права на него.
Мы не рекомендуем самостоятельно оформлять документы. Экономьте время – обращайтесь к нашим юристам по телефонам:
8 (800) 302-76-94
Расходы
Сложно предсказать, какую сумму вознаграждения потребует правообладатель товарного обозначения за право использования. Каждый случай индивидуален и решается при помощи переговоров. ИНФОРМАЦИЯ! Согласие вполне реально получить и на безвозмездной основе, если ответственно и профессионально подойти к проведению переговоров.
Процедура регистрации
Для получения эксклюзивных прав собственности, товарный знак необходимо зарегистрировать в уполномоченном государственном органе.
Орган, уполномоченный регистрировать товарные знаки в Российской Федерации — Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам
, известная также как
Роспатент
.
При регистрации любого товарного знака определяется круг услуг и товаров, к которым он относится. Все товары и услуги распределены на 45 классов (11 классов — услуги, 34 класса — товары) в соответствии с Международной классификацией товаров и услуг для регистрации знаков
(
МКТУ
). Чем на большее количество классов распространяется товарный знак, тем больше будет стоимость регистрации.
Гражданский кодекс РФ устанавливает ряд ограничений на регистрацию товарных знаков. Например, как товарный знак нельзя зарегистрировать общеупотребительное название определенного вида товаров
(например: термос, принтер, самогон). Не могут использоваться в качестве основных элементов товарных знаков государственные символы, изображения государственных наград, однако все эти компоненты могут присутствовать в товарном знаке в качестве неохраняемых элементов. Портреты или имена известных лиц могут использоваться только с их (или их наследников) согласия, изображения других зарегистрированнывх товарных знаков — только с согласия правообладателя.
Общее требование к любым товарным знакам — они не должны обманывать потребителя относительно любых характеристик товара, в том числе относительно его производителя.
Производитель, официально зарегистрировавший товарный знак, имеет право маркировать выпускаемую продукцию специальными символами (предупредительная маркировка).
Для предупредительной маркировки принято использовать следующие символы и обозначения:
- ®
- Trademark
- ТМ
— сокращение от Trademark - Registered Trademark
Право на использование маркировки ®
имеют только производители, официально зарегистрировавшие свой торговый знак в уполномоченных органах. Символ проставляется непосредственно рядом с торговым знаком, вверху справа. Производители не обязаны использовать предупредительную маркировку.
Предупредительная маркировка «ТМ
» во всех ее вариантах законодательством России не предусмотрена. В зарубежных странах такая маркировка является
предупреждением о том, что заявка на регистрацию данного товарного знака находится на стадии рассмотрения
. В случае использования этого знака другим производителем, после завершения регистрациионных процедур правообладатель может подать претензию на неправомерное использование. В России такая маркировка служит только для информации, законодательной защиты не имеет.
Риски
Внимание. Передавая право на использование товарного обозначения существует риск выхода из-под контроля деятельности лица, запросившего согласие.
Например, использование товарного знака в ситуациях, когда требуется заключение полноценного лицензионного договора с регистрацией в Роспатенте. Это может быть маркировка выпускаемой им продукции и ведение собственной ценовой политики.
Всё это может нанести существенный урон имиджу компании правообладателя исключительных прав на товарный знак. К тому же в законе нет понятия «письмо-согласие», что может понести за собой гражданско-правовые и налоговые риски.
Использовать чужой товарный знак при краткострочном сотрудничестве возможно при получении разрешения от правообладателя посредством составления письма-согласия. Запрос на его получение направляется на имя и в адрес правообладателя. Но более надёжным регулятором таких правоотношений выступает лицензионный договор.
Необходимо помнить, что за использование чужого обозначения без согласия предусмотрена административная, гражданско-правовая и уголовная ответственность.
Использование в личных целях
Хотя прямо это не предусмотрено в законе, но очевидно, что не будет нарушением исключительного права, когда гражданин размещает товарные знаки, например, у себя дома (т.е в личных целях). Здесь можно провести аналогию с институтом авторского права, где подобное допускается. Поэтому обычный гражданин может не беспокоиться за это. Хотя конкретная норма в законе, конечно, не помешала бы, тогда бы такие случаи, как предъявление претензий со стороны концерна Volkswagen, не имели место быть.